La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de sentencia dictada por el Tribunal de Propiedad Industrial, que desechó la solicitud de patente de procedimiento para la obtención de anticuerpos en mamíferos.
En fallo unánime (causa rol 94.863-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Jorge Dahm y el abogado (i) Jaime Rodríguez– confirmó la resolución que rechazó el registro solicitado por empresa biotecnológica Genentech Inc.
«Resulta relevante esclarecer si el solicitante ostenta la potestad de variar el fundamento de su petición de patente, puesto que ello determina la fecha de la búsqueda internacional y, por consiguiente, acreditar si presenta la suficiente novedad para cumplir los parámetros del artículo 35 de la Ley N° 19.039. Es sabido que en general la litis queda trabada al contestarse la demanda, lo que acontece en esta clase de procedimiento al responder la oposición, y es factible modificar bajo ciertas restricciones el nomen iuris de la pretensión promovida, siempre que se mantengan los hechos que sirven de soporte a la petición practicada, por tanto, el ente recurrente al enmendar la base de su solicitud en enero de 2010, es, decir, después de contestada la oposición e incluso de haberse recibido la causa a prueba, lo que aconteció el 19 de enero de 2007, alteró los supuestos fácticos de su pretensión, ya que hace valer una patente otorgada en Australia que muda el criterio de búsqueda internacional, a fin de determinar el arte previo y la novedad de aquel, y deja a la oponente en la imposibilidad de contestar tal cambio, por haber concluido la fase de discusión, de manera que debe considerarse el fundamento para pedir la licencia indicado en la presentación y no uno posterior, una vez afinado la etapa de discusión, de suerte que el criterio de búsqueda es la fecha de la solicitud presentada en Chile y a ella debe estarse para discernir el arte previo y la altura inventiva», establece el fallo.
La resolución agrega que: «en síntesis, no se vislumbra transgresión de los artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, pues reposa en la vulneración del artículo 39, inciso segundo, de la misma ley, toda vez que, según la compareciente, se utilizó una data de búsqueda errónea, al prescindir del cambio de fundamentación en la solicitud de patente de reválida, lo que, como se dilucidó en los raciocinios precedentes, no acontece atendido que carecía de atribución para incorporar dicha alteración».
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«(…) tampoco –continúa– se advierte atropello de los artículos 33 y 35 de la Ley N° 19.039, en concordancia con el 39, inciso segundo, de esa ley, vigente a la época de la solicitud, debido a que su razonamiento anota diferentes parámetros de análisis que habilitan dilucidar que en la especie no concurren las exigencias de patentabilidad, con respuesta a las particularidades sobre las que la recurrente llama la atención para levantar su pretensión, las que califica de insuficientes para satisfacer los requerimientos que impone la aludida regla, atendido el fundamento que indica en su libelo, razones que este tribunal comparte, frente a lo cual este capítulo del recurso no puede prosperar».
Dj
